ここでは米国特許において基本的な規定である35USC102(b)(新規性の例外)について条文をベースに解説していきたいと思います。実務上、新規性又は非自明性の拒絶を受けた場合には、まずはじめに例外適用があるかどうかは検討すべき事項です。基本的な条文であり確実に押さえておく必要があります。なお原則の規定は35USC102(a)です。102(a)については別記事で解説していますのでご参照下さい。
35USC102(b)の全体構成と概要
35USC102(b)の例外規定の構成はその原則規定である35USC102(a)の構成に対応しています。具体的には以下の対応関係となっています。この対応関係を一度理解しておくと102条の各項(b)(1)(A)及び(B), (b)(2)(A)～(C)がスッと頭に入ります。
- 35USC102(b)(1) : 35USC102(a)(1)の例外（つまり、先の開示に対する例外）
- 35USC102(b)(2) : 35USC102(a)(2)の例外（つまり、先願に対する例外）
日本の特許法の規定でいうと、35USC102(b)(1)が、特許法30条(新規性喪失の例外)、35USC102(b)(2)が特許法29条の2の例外(拡大先願の例外)というイメージになります。
その上で、35USC102(b)(1)の例外パターンは、条文記載の(A)(B)の２パターンあります。また35USC102(b)(2)の例外パターンは条文記載の(A)-(C)の３パターンあります。つまり全部で５パターンの例外があることになります。これらをすべて理解することが実務上重要です。以下、各パターンについて説明します。
35USC102(b)(1)
まず条文は以下のようになっています。
(b) EXCEPTIONS.—
35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty.
(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION.—A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—
(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or
(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al_d1fbe1_234ed_52
条文ではまず、”A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if”とされています。主節にて結論が述べられていて、「クレーム発明の有効出願日から1年以内の開示は、クレーム発明に対して102(a)(1)によるprior art(先行技術)にならない」と規定されています。ここでも102(a)(1)と同様に助動詞shallが使われています。なおクレーム発明の有効出願日から1年以内の期間はグレースピリオド(Grace Period)と言われています。
上述の主節に続いて”if-“とあり、(A)(B)の２つの条件節が並列されています。つまり２つのいずれかの条件を満たす場合にこの例外規定が働くということになります。
35USC102(b)(1)(A) “Grace Period Inventor Or Inventor-Originated Disclosure Exception“
まずは (b)(1)の１つ目の例外パターンです。この1つ目の例外パターンは、Grace Period Inventor Or Inventor-Originated Disclosure Exceptionとも言われています。「Grace Period内の発明者・発明者起因の開示例外」ということですね。
“(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor”という条件に当てはまるものです。概要としては、本願の発明者等による開示の場合、ということです。日本の30条の例外規定とほぼ同じです。和訳すると、「開示が、発明者又は共同発明者、又は他人であって発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に開示されたsubject matter(発明の主題)を知得した者により行われた場合」となります。発明者等に起因して先の開示が行われた場合、ということですね。図にすると以下のようなパターンです。
以下、「発明者又は共同発明者、又は他人であって発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に開示されたsubject matterを知得した者」をシンプルに「発明者等」といいます。
なお先の開示と本願との発明者の同一性には注意が必要です。原則として先の開示に関係している発明者と、本願の発明者とは同一でなければなりません。詳細(MPEP2153.01)は以下の記事をご参照下さい。
35USC102(b)(1)(B) “Inventor Or Inventor-Originated Prior Public Disclosure Exception“
次に (b)(1)の２つ目の例外パターンです。この2つ目の例外パターンは、Inventor Or Inventor-Originated Prior Public Disclosure Exceptionとも言われています。「発明者・発明者起因の先開示」ということですね。
この２つ目の例外パターンは、”(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.”という条件に当てはまるものです。概要としては、本願の発明者が、他人よりも先に開示していた（先開示の）場合です。図にすると以下のようなパターンです。
少し細かく条文を見ていきましょう。挿入されている副詞句のbefore such disclosureを取り除くと、the subject matter disclosed had been publicly disclosed…という過去完了時制により、過去の事柄（ここでは他人による開示）よりも前に生じている事柄を表しています。和訳すると、「開示されたsubject matter(発明の主題)が、当該開示よりも前に、発明者等により既に公に開示されていた場合」となります。
先開示をした場合にその後の他人の開示を排除できるというのは、米国特有の規定です。先に開示したらその後の開示を排除できるというのは、先に発明をした者を尊重するという先発明主義と通じるところがあります。米国では2013年にAIAで改正されるまで先願主義ではなく先発明主義でした。AIAの改正で米国の特許法も国際的に主流の先願主義に変わりましたが、依然として発明者による発明行為を尊重する立場にあることが、本規定に現れています。
なお先開示された主題とその後の他人の開示の主題との同一性には注意が必要です。原則としてこれらの主題は同一でなければなりません。詳細（MPEP2153.02）は以下の記事をご参照下さい。
35USC102(b)(2)について
次にもう一方の例外規定である35USC102(b)(2)を見ていきたいと思います。
(b) EXCEPTIONS.—
35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty.
(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION.—A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—
(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or
(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.
(2) DISCLOSURES APPEARING IN APPLICATIONS AND PATENTS.—A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if—
(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;
(B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or
(C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al_d1fbe1_234ed_52
こちらでは冒頭の主節にて”A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) “とされています。こちらは「開示はクレーム発明に対して102(a)(2)によるprior art(先行技術)にならない」という意味です。
上述の主節に続いて”if-“とあり、(A)-(C)の3つの条件節が並列されています。つまり3つのいずれかの条件を満たす場合にこの例外規定が働くということになります。
35USC102(b)(2)(A)
まずは(b)(2)の１つ目の例外パターンです。この１つ目の例外パターンは、”(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor”という条件に当てはまるケースです。和訳すると「（当該開示により）開示された発明の主題が発明者又は共同発明者から直接的に又は間接的に知得された」場合ということです。要するに発明者又は共同発明者から知得された内容について、他人が出願により開示した場合がこれに該当します。図にすると以下のようなパターンです。
なお出願Bにおいて、発明αがクレームされている必要はありません。明細書等に発明αが記載されている場合にもこのパターンに該当します。条文では、先願の開示を”the subject matter”とし、後願(本願）の発明の開示を”claimed invention”として区別されています。
35USC102(b)(2)(B)
次に(b)(2)の2つ目の例外パターンです。 この２つ目の例外パターンは、”(B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor”という条件に当てはまるケースです。
挿入されている副詞句のbefore such subject matter…を取り除くと、”the subject matter disclosed had been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another….”ということで、過去完了時制により、過去の事柄（ここでは他人による出願）よりも前に生じている事柄を表しています。和訳すると「開示された発明の主題が、当該発明の主題が102(a)(2)により有効に出願されたときよりも前に、発明者等により既に公に開示されていた場合」となります。図にすると以下のようなパターンです。
この規定は上述の35USC102(b)(1)(B)と類似しています。 35USC102(b)(1)(B)は、発明者等が先開示すればその後の開示を排除できるというものでした。他方で 35USC102(b)(2)(B)は、発明者等が先開示すれば、その後の先願を排除できるというものです。 この規定も米国特有の規定です。先に開示したらその後の先願を排除できるというのは、先に発明をした者を尊重するという先発明主義と通じるところがあります。
35USC102(b)(2)(C)
最後に(b)(2)の3つ目の例外パターンです。 この3つ目の例外パターンは、”(C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person”という条件に当てはまるパターンです。
和訳すると「開示された発明の主題及びクレーム発明が、クレーム発明の有効出願日以前に、同一人に所有されているか、又は同一人に所有される義務が課されている」場合ということです。図にすると以下のようなパターンです。
この規定は日本の29条の２の例外パターンの１つ（同一出願人の場合には29条の2の例外適用あり）と同様であり馴染みがあるものと思います。米国でも同様、先願と本願とのassigneeが同一であれば、本例外規定の適用を受けられます。実務上はこのパターンで例外規定を適用するケースはわりと見かけます。
まとめ
本記事では、米国特許実務の基本である35USC102(b)(新規性の例外)について条文をベースに解説しました。実務上、新規性又は非自明性の拒絶を受けた場合には、まずはじめに検討すべき事項です。ここまで読んで頂きありがとうございます。
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