ここでは米国特許実務で、一番目にする規定である35USC103(非自明性)の読み方について解説していきたいと思います。実務上は必ずと言っていいほどOAに記載されている条文ですが、普段読み飛ばすことがほとんどだと思います。効率的に実務をする上では読み飛ばすのも一案ではありますが、最も基本的な条文ですので、その内容は正確に押さえておいたほうがよいと思います。
条文とその概要
まず条文は以下のように規定されています。
A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.
35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al_d1fbe1_19797_b0
概要としては、特許要件の一つである、いわゆる非自明性(non-obviousness)について規定した条文です。発明全体として先行技術との相違が自明な程度であれば特許が得られないことが規定されています。
第一文の内容
35USC103の第一文をまず見ていきたいと思います。
A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains.
35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al_d1fbe1_19797_b0
冒頭でまず”A patent for a claimed invention may not be obtained”と結論が述べられています。日本語に訳すと「クレームされた発明に係る特許は取得できない」と結論を述べています。なお、ここでのmayは、許可を意味する助動詞です。ここではmay notであるため、許可されていない（つまり禁止）を意味することになります。
You may not smoke in this area. (このエリアでは禁煙です)と同じ使い方ですね。
次に、”notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102″と副詞節が入ります。notwithstanding that S + Vという副詞節は「SVであることにかかわらず」という意味です。なおsection 102は、35USC 102（新規性の規定）を指しています。日本語に訳すと、「クレームされた発明が102条に記載されたように完全に同一なように開示されていないことにかかわらず」となります。要するに102条の規定にかかわらず本条の規定が適用されることを規定しています。この部分は日本の進歩性の規定である特許法第29条第２項とも同様の記載になっていますので、日本の規定に慣れ親しんだ実務家にとっては読みやすいかもしれません。
日本の特許法第29条第2項では、「その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」として、29条第1項(新規性)の規定にかかわらず、と規定されていますね。
続いて”if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains.”として、if節(副詞節)が記載されています。ここでは冒頭の、「クレームされた発明に係る特許は取得できない」場合を示す具体的な条件が示されています。
正直、ここが一番読みにくい・・・
この部分では、S is such that S’ + V’という語法が用いられています。この語法の訳は、「SはS’V’ほどだ」としてSの程度を表します。
The hardness of diamond is such that it can cut glass. (ダイヤモンドの硬さはガラスが切れるほどだ） という表現が典型例です。
これに当てはめて考えると、この副詞節の日本語訳は「クレーム発明がクレーム発明が、全体として、クレームされた発明の有効出願日前に、クレームされた発明に係る技術の当業者にとって自明であると思われる程度にクレーム発明と先行技術とが異なる場合」となります。要するに、クレーム発明と先行技術との相違の程度が当業者にとって自明である位、ということですね。
第二文の内容
Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.
35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al_d1fbe1_19797_b0
第二文は、比較的シンプルですね。日本語訳は、「特許性は、その発明がされたときの態様によっては否定されない。」です。
この部分は発明行為が「天才のひらめき」という態様によらなければならないという過去のルール(Flash of genius test)を覆すために改正されたものです。1952年の改正文言の名残と言われています。
まとめ
以上、35USC 103について解説しました。概要としては、発明全体として先行技術との相違が自明な程度であれば特許が得られないことが規定されていますが、上記したように条文の意味も理解しておくことをおすすめします。
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