方法クレームを米国特許実務に即して記載する際のポイントは？

日本のクレームで「前記〜するステップは・・・」と規定している部分は米国出願するときに注意が必要です。結論からいうと「前記」「ステップ」の部分をそれぞれthe、stepと機械的に訳すのは不適当ですので、米国特許実務に即した訳し方をする必要があります。

日本での典型的な方法クレームの記載パターン
Step plus function claimによる限定解釈・その対策
あまり好ましくない対応
まとめ

日本での典型的な方法クレームの記載パターン

日本の特許出願では、方法クレームの各エレメントをstepで特定することがしばしば行われます。例えば、以下のような形式がよく用いられます。

請求項1: ＊＊＊する方法であって、Aを取得するステップと、Bを算出するステップと、Cを出力するステップとを含む方法。

請求項２：請求項１に記載の方法であって、前記〜を算出するステップは、b’に基づき前記Bを算出する、方法。

これは日本の特許審査基準の例にも沿うもので、日本の実務上は好ましいと言えます。ただ、これを英語にそのまま訳すと以下のようなクレームになります。

A method comprising:

a step for acquiring A;

a step for calculating B; and

a step for outputting C.

2. The method according to claim 1, wherein the step for calculating the B comprises calculating the B based on b’.

この英文クレームに何か問題でもあるの？

Step plus function claimによる限定解釈・その対策

上記のような英文クレームにおけるstep of ….ingという表現は、means plus function claimと同様に、step plus function claimと呼ばれます。すなわち、機能的な表現であるとされ、明細書に記載の具体的な構成及びその均等物にのみ限定的に解釈されるリスクがあります。

そこで一般的にはstep forという表現を用いずに、以下のようなクレームにすることが推奨されています。

A method comprising:

acquiring A;

calculating B; and

outputting C.

このように、方法クレームにおいて各エレメントをa step forとして表すのではなく、動名詞で特定することでstep plus functionクレームとされるリスクを低減することができます。

この場合、クレーム２はどうやって書けばいいの？stepのように名詞ではなく、各エレメントが動名詞だからtheをつけるのも変な気がするし・・

その通りで、動名詞にtheをつけるのは推奨されていません。

そこでこの場合、theをつけずに動名詞句を書き出す、という記載方法が取られていることが多いです。具体的にはclaim 2は以下のように書くことができます。

2. The method according to claim 1, wherein calculating the B comprises calculating the B based on b’.

このような記載方法を採用している事例として、例えば以下の特許クレームがあります。

1. A method for generating a sub-pixel bitmap in a tile-based digital mapping system, comprising:
assigning a unique color for each source in a map to be created at a desired resolution;
drawing a bitmap of the map at a higher resolution than the desired resolution, wherein each sub-pixel bitmap pixel corresponds to an N×M pixel area in the higher resolution drawing;
for each of the N×M pixel areas in the higher resolution drawing, counting the number of pixels associated with each source;
for each sub-pixel bitmap pixel, storing related source information and any corresponding weights, wherein a weight is used to indicate impact of a source on a sub-bitmap pixel; and
representing the sub-pixel bitmap pixels using run-length encoding that indicates alternating sequences of single source pixels and mixed source pixels included in the higher resolution drawing.
2. The method of claim 1 wherein storing related source information and any corresponding weights comprises:
assigning a priority to each source; and
reducing the number of sources per sub-pixel bitmap pixel to two, based on the assigned priorities.
US7209148B2, “Generating, storing, and displaying graphics using sub-pixel bitmaps”
https://patents.google.com/patent/US7209148B2/

上述のように、従属クレーム２では、storing related source information and any corresponding weights comprises: として、クレーム１の方法の一部のエレメントを引用して限定しているのですが、theをつけずに記載しています。

この他にも多数の事例があり、いずれも特許になっていますのでこの記載方法が好ましいと言えます。

あまり好ましくない対応

動名詞ではなく、名詞形に書き換えて、theをつける形もOK?

例えば冒頭の例だと、calculatingの代わりにthe calculationとして名詞形にするのも英文法上は一見は問題なさそうです。しかしcalculationという文言自体がクレーム１に無いため、antecedent basisに基づく112(b)の拒絶を受ける可能性が高く、推奨されません。